特許・商標・意匠等の産業財産権の申請等、著作権対策や営業秘密に関する話題等、広く知的財産権に関する記事を載せています。また、私が経営する特許商標事務所についてのピーアールも記載しています。
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26.09.2010
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弁理士及び付記弁理士とは何ぞや?その2
>> 知的財産権
 今日は。 付記弁理士の山本 真一こと、若し生存していたならば故マイケル・ジャクソンと同じ年の「ヤマシン」です。大阪府にある高槻特許商標事務所の経営者弁理士であります。

 今回の記事は、弁理士の業務の紹介の第1段です。

 最近では、中小企業等のグローバルな企業活動を強力に支援するという観点及びその需要とのバランスを越える様な弁理士の昨今の大幅な増員への対応からその業務範囲の拡大化を求めるという観点から、従来の業務が出来ることに留まらず、クライアントに対して知財戦略的経営コンサルティングのサービスを提供出来る弁理士が求められております。勿論、如何なる弁理士として活躍するかという弁理士像は、個々の弁理士にとって、様々でありえましょう。

 私自身は、特許、商標、著作権対策、及び不正競争防止法上の営業秘密対策を、業務の4本柱として、知的財産権制度の枠内でクライアントが抱える課題を解決していく課題解決型の弁理士であることを、希求しております。勿論、意匠や実用新案の業務も行ないますが。その様な知的財産権制度の枠内でのコンサルティングの実践を通じて、特許や商標等の出願・中間事件等の従来型の業務をも顧客に提供していく弁理士を目指して活動しております。

 先ず、弁理士法に規定された弁理士の業務には、大別して、1)専権業務(弁理士と弁護士とのみが出来る代理業務です。)と、2)標榜業務(弁理士であることを名乗って出来る代理業務です。)とがあります。

 これらの内で、従来より弁理士が行って来た業務の中核は、何といっても、上記の専権業務に属する、日本国特許庁への出願業務の代理、並びに、東京高等裁判所(現在の知的財産高等裁判所に該当。)及び最高裁判所への審決等取消訴訟の代理でありましょう。

 そして、弁理士が行う出願業務の内で、数に関して一番多いものは、特許出願業務であります。その次が商標登録出願業務であり、こちらの業務も特許出願業務と対極を成す重要な業務と言えましょう。その次に、意匠登録出願業務が位置しており、その次が、今では法改正による無審査制の採用によりその権利としての価値・魅力がすっかり落ちてしまった実用新案登録出願業務であります。

 特許出願業務に関しては、個々の弁理士にも、得意とする技術分野があります。大別すると、電気系、機械系、及び、化学系に分けられます。

 私自身はと言えば、1)大学・大学院で応用物理学を専攻する工学部・工学研究科の学生として物理学・電子工学等の分野を学び、2)卒業後に就職した富士通株式会社の川崎工場に於きまして、通信分野のデバイスの研究・開発・設計を任務とする電気技術者として7年間活躍しましたので、私の弁理士としての専門の技術分野は、電気系及び機械系であると、言えましょうか。

 実際のところ、私自身は、平成3年の弁理士登録後、電気・電子・情報・制御・電気材料・機械&構造・メカトロ・光物理・ソフトウェア・IT・日用品等の広き技術範囲に亘って、内外国の特許庁に対する特許業務を行なってきました。従って、特許業務に関しては、弁理士 山本 真一は、電気系及び機械系の実務経験を有する弁理士と言えるでありましょう。他面、私は、無機化学や有機化学等の純粋な化学・薬学分野、及び、最近では流行りで高収入が期待されるバイオ分野・医学分野に対しては、実務経験は無く、専門外であります。

 従いまして、弁理士に発明の特許出願の代理を依頼されるときには、その弁理士の専門技術分野が何かを、及び、その実務経験年数はどれぐらいかを、先ずもって確認する必要性があります。

 弁理士が拘わる特許出願業務の内容を概要すれば、次の通りとなります。

 1) 先ず、発明の把握&発掘・明細書や特許請求の範囲等の書類の作成を経た上での特許庁へのインターネット出願が、最初の大変重要な業務となります。

 この段階は、例えれば契約書の作成段階と同じで、その後の手続きの流れを決定し得る程の重要な段階であり、弁理士がその専門能力を発揮出来る最初の段階であり、且つ、弁理士の明細書等の作成能力が問われる段階であります。しかも、日本国の特許法は先願主義(早く出願した者の勝ち)を採用しておりますので、如何に早期に特許出願の書類を作成して出願を行なうことが出来るかが、ポイントとなります。ですから、この段階での先行文献の調査の精度は荒くならざるを得ない面があります。

 2) それに引き続く重要な段階は、出願日から数えて3年の期間内に、出願した発明の権利化を図るために審査請求を特許庁に対して行うか否かの判断段階であります。

 特許庁に支払う出願費用は、現時点では、その出願に含まれる請求項の数に関係なく、1万5千円の固定費用でありますが、審査請求に要する審査費用は、請求項の数に依存し、しかも、出願費用に比べて格段に高額となります。従いまして、高額な費用を支払ってまでも、特許出願に係る発明の権利化を図るべきかの判断を、即ち、特許出願に係る発明が、その時点で把握している先行技術文献に対して特許性を具備しているか否かの判断を、この段階で行う必要性があります。この特許性の判断は、その弁理士の中間事件での実務経験の豊富さが問われる段階であります。幸い、中小企業の発明や個人の発明に対しては、その予算の枠内限りではありますが、出願に係る発明の特許性の有無に関連する先行文献の存在の調査を、特許庁がその調査に要する費用を支払った上で、特許庁が指定する調査機関が行なってくれる制度が、特許庁の行政サービスとして存在しております。この制度を利用しない訳はなく、この制度の利用により、関連する先行文献の存在の有無の情報を得て、先行文献が存在する場合には、それと出願に係る発明との特許性に関する対比判断を行なえば、審査請求をすべきか否かの判断を低コストで行うことが出来ます。

 審査請求を行なうべしと判断した場合には、出来れば、調査で分かった先行文献の存在情報と、それとj本願発明との対比説明とを早期審査事情説明書に記載して、早期審査を申し出ることが、得策であります。この早期審査制度もまた、特許庁が中小企業の発明や個人の発明等に対して提供する行政サービスの一貫であり、早期審査の申出が認められるならば、通常ならば、審査請求後、少なくとも1年半は待たなければならない特許庁の審査官の審査結果が、早期審査の申出後の2~3か月程の後に、得られることとなり、早期の権利化を図ることが出来ます。

 3) 次の段階は、審査請求をした後の、特許庁の審査官との間での特許性の有無をめぐる議論の段階、いわゆる中間事件の段階です。

 審査官が出願に係るj発明に特許性があるとの判断に至って特許査定という行政処分を下してくれれば、その後は設定登録料を支払う業務に移行するだけであり、何らの問題は生じません。

 しかしながら、審査官が、出願に係る発明に拒絶理由があると判断して、特許庁より、拒絶理由が記載された拒絶理由通知書が送付される場合にば、審査官と、代理人である弁理士との間で、拒絶理由の妥当性を巡って、攻防が始まります。この拒絶理由通知書に対しては、行政手続法にも反論の機会が保障されている通り、その特別法であります特許法の規定に基づいて、本出願人は、意見書を審査官に提出することが出来、また、必要に応じて、意見書の提出期間内に特許庁長官に対して補正書を提出することが出来ます。この段階では、反論の成功の可否は、中間事件に対する弁理士の実務経験歴が大きくものをいいます。若し、拒絶理由の根拠として、本願よりも先行する技術文献が引用文献として提示されている場合には、当該引用文献に記載されている発明ないしは考案(従来技術)の内容の正確な把握が、弁理士の能力として先ず求められます。

 ア) 若し拒絶理由に合理性があると弁理士が判断して、この弁理士の意見を出願人が受け入れるならば、特許庁に対して応答する必要性はなく、その後には、本出願に対して特許庁長官の名で拒絶査定が行政処分として下され、当該拒絶査定の確定を待って当該手続きが終了します。 

 イ) 他方、本件拒絶理由通知書に提示された拒絶の論理付けに対して合理性が認められないと、弁理士がその能力を発揮して判断し、その見解を本出願人も自認する場合には、弁理士は、出願人を代理して、意見書を提出すると共に、必要に応じて請求項の記載や明細書の記載を変更する補正書を提出することとなります。この段階での請求項や明細書等の補正は、出願時に於ける本願の明細書や図面に於ける開示範囲を超えることが出来ませんので、その意味で、出願段階での明細書等の書類の作成能力が、弁理士に問われることとなります。意見書に於いて如何に説得的に反論を展開出来るか、或いは、補正書に於いて、如何に請求項等を補正して当該拒絶理由を克服出来るかという、この場面は、正に弁理士の能力の発揮場面であります。

 ウ) 弁理士による反論が功を奏する場合には、本件拒絶理由は撤回されることとなります。更に審査が成されて、新たな拒絶理由があると審査官が判断した場合には、更に拒絶理由通知書が送付されて、同様の手続きが展開されることとなります。新たな拒絶理由が無いと審査官が判断した場合には、本願は特許査定されることとなります。

 エ) 弁理士による反論が功を奏さず、拒絶理由が審査官により維持される場合には、特許庁長官の名で以って、本願に対して拒絶査定の行政処分が下されます。この段階では、弁理士が、拒絶査定書に記載された理由を検討することとなります。この段階での判断に於いても、弁理士の中間事件に対する実務経験が求められることとなります。

 若し、拒絶査定書に記載された理由に理が無いと弁理士が判断し、その見解を出願人が受け入れるならば、特許庁内の上級庁である審判部に対して、拒絶査定不服審判を請求することとなります。

 以上までの記載が、特許出願に於ける書類の作成・提出から本願に対する審査部門による審査結果までの手続きの概要であります。

 これらの手続きに対して如何に弁理士が拘わるか、そして、各段階に於いて弁理士が果たす役割の重要性が、ご理解していただけましたでしょうか。

 今回の記載は、審査段階までの紹介として、終了致します。

 次回に於いては、審判段階に於いて果たす弁理士の役割について触れたいと、考えます。

 以上
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15.09.2010
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弁理士及び付記弁理士とは何ぞや?
>> 知的財産権
 今日は。付記弁理士の山本 真一こと、「ヤマシン」です。大阪府にある高槻特許商標事務所の経営者である弁理士であります。

 私の職業は通称「付記弁理士」ですが、「付記弁理士」と言う国家資格を取得する前提として、「弁理士」という国家資格が必要ですので、先ずは、「弁理士」という国家資格乃至は職業について、今回及び次回に亘って、触れてみたいと、思います。

 語学能力・法律及び技術の知識を駆使してグローバルに活躍したいと望む人にとっては、「弁理士」と言う国家資格は魅力的な国家資格の一つではないでしょうか。

 私が弁理士試験に合格したのは平成3年であり(合格率は3.0%でした。当時は東京と大阪の2会場のみが試験場であり、大阪会場の方では合格率は実質1%程度と言われていた時代です。)、同年の11月に弁理士登録してから、今年の11月には、はや弁理士登録20年目に突入します。私が弁理士になった時代は所謂バブル経済が崩壊した直後でしたが、その時代においては、「弁理士」は、社会的には認知度が低い国家資格でありました。

 現在では、政府の「知財立国戦略」という政策の推進を受けて知的財産権の重要性がグローバルな意味で経済的・社会的に理解されることとなり、又、弁理士試験専門の受験雑誌や書籍が本屋に多く並んでおりますので、「弁理士」と言う国家資格の認知度はかなり高くなっているものと、思われます。

 小泉内閣による「知財立国戦略」の下での大幅な規制緩和の推進により、弁理士法は全面改正され、弁理士制度はその後は大きく変わりました。弁理士法により規定された弁理士の業務範囲が現実の業務の実態に合う様に広がる一方で、弁理士試験の難易度は以前よりも低くなり、試験内容も大幅に易しくなり、現在では、私の時代と比較すると、格段に弁理士に合格し易くなっております。その為に、弁理士の大幅増員とそれに伴う種々の問題点とが、弁理士の世界では、不況と重なって、現在深刻化しております。

 さて、「弁理士」という職業を一言で言えば、「知的財産権の専門家」であると言えましょう。弁理士の多くは、理系出身者であり、又、内外国の特許・商標・意匠等の業務を行っている弁理士が多いことを踏まえますと、「弁理士」という職業は、技術・法律・語学(主として英語。最近では中国語に秀でた人もいます。)に通じた知的財産権のプロである士業と、一般的に言えます。ここでの知的財産権とは、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、及び、商標権)、最広義の著作権、及び商号権等を言います。これらの権利の内で、特許庁の設定登録により発生する権利が産業財産権であり、産業財産権の取得に、弁理士は専権業務として深く関与しております。

 弁理士の実際の業務の詳細な紹介については、次回にでもお話したいと思いますが、弁理士の仕事は、あくまでも、企業(大企業、中堅企業、中小・ベンチャー企業、個人事業主)を顧客として、その企業との間で、代理人等として、無体財産である知的財産の発掘・保護・活用・権利行使に関する仕事を行います。従いまして、有体物である不動産関係の争いや、交通事故や公害事件等での損害賠償の争いや、相続・遺産分割での争いや、離婚・財産分与での争いや、債権取立ての事件の様に、ドロドロとした人間関係が付きまとう争いに深く関与することとなる弁護士の一般的な民事・家事業務とは異なり、弁理士の業務は、比喩的な表現ですが、比較的あっさりとした綺麗な業務であると言えます。とにかく、弁理士の仕事は、法律・技術の知識と語学の能力とが求められるケースが多い仕事であると、言えます。その意味では、語学に興味を有し、コツコツと真面目に法律や技術の勉強をして研削を積みながら一つ一つの仕事をコマ目にこなしていける人が、弁理士に向いている人と言えましょう。弁理士という資格は、特に、語学に強くて真面目に一生懸命に仕事に打ち込む女性に向いている資格と言えます。女性弁理士の数も、増加の一途を辿っています。

 弁理士の特権についても、今回の最後の話として触れておきましょう。弁理士は、

1) 無試験で「行政書士」になることができます、
2) 民事事件・刑事事件の証人尋問に証人として出廷した場合において、業務上知り得た黙秘義務のある事項に関しては、弁護士と同様に、証言拒否権を有しております、
3) 弁護士と同様に、刑事訴訟事件における裁判員になることができません、
4) 米国のカリフォルニア州では、日本国弁理士は、日本国弁護士と同様に扱われ、ロースクールで学ぶことなく、BAR EXAMINATION(法曹試験)を受けることができます、
等々というものです。

 今回は、これで終わります。 次回は、弁理士の仕事を詳細に述べるつもりです。

以上



13.09.2010
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商標権侵害訴訟に見る商標登録の重要性
>> 知的財産権

 今日は。付記弁理士の山本 真一こと、ヤマシンです。

 先週の金曜日は、厚労省の村木元局長に対する無罪判決が大阪地裁で下されて、話題となりました。私も、公判期日の審理内容から見て、ほぼ無罪判決が下されるものと確信しておりました。この事件程、検察庁の特捜部の捜査がずさんであったことが暴露されたのも珍しいことです。育児休暇も無かった時代に二人の子供さんを育てながらキャリア官僚の道を歩んでこられた村木氏の記者会見のコメントで、「これ以上、私の時間を無駄にしないで」と語っておられたのが印象的でした。それにしても、検察官が事件のストーリーを見通してその通りの構図を取調調書に記載したのを被疑者に認めさせて冤罪が作られるとは、検察庁という組織の大きさを考えると、すえ恐ろしいことです。その様な事件が今後も起こらない様にするためにも、被疑者の取調段階での弁護人の立会によって取調の過程を透明化することが大事ではないかと、思われます。

 さて、上記の事件は刑事事件の話でしたが、8月12日付けで、次の事件内容の商標権侵害訴訟という民事事件の訴訟が京都地裁に提訴されていることが、新聞記事に紹介されていました。

 即ち、京都の嵐山や東京の浅草等の有名観光地8箇所で、以前から人力車による観光案内業を営む、京都に本社がある原告の会社が、浅草の雷門店で人力車を引く従業員が着ている「はっぴ」の背中に付されている文字マーク(黒地の白抜き部分に、太字で「雷」の文字が記載されているマークです。)に対して、昨年の7月付けで、特許庁より商標登録を受けたようです。

 その後の10月に設立された東京の被告会社が、同じ東京浅草の雷門で、「雷」の文字マークが付された「はっぴ」を着た従業員が人力車を引いて観光案内を行う営業を、始めた様です。

 両社の文字マークを比較しますと、確かによく似ております。どちらのマークからも「かみなり」という称呼が生じますし、同じ「雷」という観念が生じています。なにせ、何れのマークについても、白抜き部分に「雷」の太文字が描かれているすぎないのですから。両者のマークで異なる点は、外観です。被告会社の使用しているマークでは、白抜き部分の中の「雷」の太字が左向きに少し傾いているのです。字の構成も、雷文字の上部の「雨」の部分に、被告会社のマークでは、小さな目立たない縦線が2本引かれているのです。どうみても、外観の点に於いても、両マークは類似していると、私には思えます。そこで、原告会社は、被告会社に対して、使用マークの使用禁止の差し止め請求と、損害賠償とを、請求しております。原告会社は、被告会社の上記マークを用いた営業により、「長年の営業努力で培ってきた信用が害されるおそれがある」と主張しております。この事件では、私見ですが、どうみても、雷門の場所での営業に於いては、利用客にとって、同じ業者が行っているサービスであるとの営業主体の混同が惹起される蓋然性が大きいものと思われ、原告会社が「雷」の文字マークを使って以前より培ってきた営業上の信用が、被告会社に好いように利用されて「ただ乗り」されている事態が生じているものと、思われます。その意味で、原告会社側の主張に理があるものと、考えます。

 この様に、商標法は、指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務に関して登録商標と同一又は類似の他人の商標の使用を禁止させ得る差止め請求や、それに付随して、侵害を構成している物(この事件では「はっぴ」に該当します。)の廃棄請求等の強力な権利の行使を、商標権の効力として可能とすることで、事業者が営業活動により築き上げてきた「業務上の信用」を、換言すれば、ブランドに対して顧客が抱く信用・良いイメージという印象を保護しようとしているのです。これにより、商標法は、商標権の登録を受けた事業者がその営業努力により築いてきたブランドに標章される信用力に対して、第三者が無断でそれに「ただ乗り」することによって不当な儲けを得ることを防止して、公正な取引秩序を維持しようとしているのです。

 商標は、マークであり、マークの使用を通じて当該マーク自体に顧客の信用が化体するので、良いネーミングや、見た目の良いマークは、他人によって、知らないうちに、無権原で使用されてしまう場合が多々生じます。その意味で、標識(ブランド)の管理は、マークを使用して商品を販売したり、サービスを提供する事業者にとっては、重要なのです。そのためにも、使用している又は使用予定のマークについて、他人の権利侵害の事実やその損害額を立証し易くなるように法制化されている商標権を、取得しておくことが、事業者にとっては、経営上、大事となってきます。上記の「はっぴの雷」事件でも、原告会社が商標登録を被告会社の設立日よりも前に取得していたため、この点で、法廷での争いでも、原告有利で訴訟を展開出来ることが期待されます。

 長い記載となってしまいましたが、自己のブランドを他人にただ乗りされて売上等の業績が下がってしまうのを未然に有効に防止するためにも、事業者の方は、事業の継続に際して使用するブランドの権利化を図ることが、経営上、重要であります。

 次回は、「弁理士及び付記弁理士という国家資格ないしは職業とは何ぞや」について、話を記載するつもりです。

以上
12.09.2010
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ご挨拶
>> 知的財産権
みなさん、今日は。

付記弁理士の山本 真一こと、ヤマシンです。

これから、特許や著作権等の知的財産権の分野についての情報を、

順次に判り易く配信していきます。


宜しく!
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