特許・商標・意匠等の産業財産権の申請等、著作権対策や営業秘密に関する話題等、広く知的財産権に関する記事を載せています。また、私が経営する特許商標事務所についてのピーアールも記載しています。
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23.10.2010
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地域団体商標その2
>> 知的財産権
        <特許・商標の館> 

 今日は。付記弁理士の山本 真一こと、クラシック音楽好きの「ヤマシン」です。大阪府にある高槻特許商標事務所の経営者弁理士であります。

 前回は、地域団体商標制度の導入の経緯や、地域団体商標出願を行う際に満足すべき法律要件や、新聞記事に記載された事例を紹介しました。

 重要な点は、当該制度が地域経済の活性化(地域おこし)に一役買うために、政策的観点から、あくまでも例外的に導入された制度であるということであります。

 そのために、要件としまして、「地域名+商品(役務)の名称等」から成る文字商標が指定商品又は指定役務との関係で「周知商標」でなければならないことが必要とされます。

 事業共同組合等が地域団体商標権を獲得するに際しては、幾つかの問題点があります。

 その一つが、上記「周知性」との関係であり、当該文字商標を需要者等に対して周知になるまで市場において浸透させた者は、一体誰なのか?ということであります。

 若し、周知性を獲得するまでに当該文字商標を用いて活発な営業活動を行った者が非組合員(outsider)であれば、その他の要件を満たしていても、出願は登録査定されません。即ち、出願に対しては拒絶査定が下されます。仮に誤って登録査定されても、その商標権に対しては、登録異議申立事由が成立しますし、登録無効事由にもなります。

 団体自体又はその組合員の活動によってのみ、出願に係る文字商標が需要者により広く識別されるようになっていなければならないのであります。この「周知性」の要件を満足させるための証拠資料の収集・提出は、簡単ではありません。

 そこで、最近の特許庁に於ける地域団体商標出願の審査では、「周知性」の要件の具備を審査する観点から、出願人に対して、組合員の名簿を提出するように、審査官から要求されるとのことであります。

 この様に、制度発足から数年が経過しておりますので、審査実務も固まってきており、特許庁も、その審査を厳密・慎重に行いだしているわけであります。

 次回は、出願の現状より、出願に際して、問題となるもう一つの点を記載する予定です。

以上

 特許、実用新案、商標、及び意匠の出願、審判、及び訴訟等や、著作権対策、営業秘密対策のことなら、高槻特許商標事務所の付記弁理士 山本 真一にご相談・ご用命を。

・ オフィシャルサイト: http://www.sy-pat.com/

・ サテライトサイト  : http://www.tokkyo-osaka.com/

 

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09.10.2010
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分割出願の客観的要件の重要性~特許権侵害訴訟の控訴審判決より改めての認識
>> 知的財産権
Hellow.  付記弁理士の山本 真一こと、元歌手の山口百恵さんと同年代の「ヤマシン」です。大阪府にある高槻特許商標事務所の経営者弁理士であります。

 今回の記事では、根岸先生と鈴木先生とが、数あるカップリング反応の中でそれぞれの先生が発明されたクロスカップリング反応が評価されて、2010年度のノーベル化学賞を受賞されたことを祝して、特許関係の民事訴訟事件から再認識すべき点について触れたいと、思います。

 尚、両先生は、共に、自己のクロスカップリング反応について特許申請されなかったとの事です。大学の先生が自己の発明から対価を得て金儲けをするなんぞは、けしからんと言われる雰囲気があった時代だったそうです。そのために、後進の研究者等は、先生方の発明に係るクロスカップリング反応を自由に実施してそれを広く応用することが出来たのです。そのために、医薬品や電子部材等の分野で実用化の開発が活発に成され、多くの特許権や研究論文が生まれたとのことです。自己の発明を第三者に対してオープンにされたこと自体は、当時の状況を考えると、大学の先生らいし考え方であります。でも昨今では、素晴らしい大学教員の研究成果については、必ず大学のTLO機関が、特許権を取得して当該特許権のライセンスから得られる収入を、大学の研究費用等に振り分ける時代でありますので、「誰でも自由に使ってもいい」なんて、そんな悠長な事は言ってられない時代でありますが。

 今回の記事で取り上げる特許権侵害による損害賠償請求事件では、

 分割出願に係る特許権を保有する原告(控訴人)(不二製油株式会社)が、被告(被控訴人)(花王株式会社)の食用油の製造方法が原告の上記特許権を侵害するとして、第1審では約5億6千万円等の損害賠償額を請求し、第2審では損害賠償額を約3億円に減価して損害賠償を請求しました。が、原告の特許権がその元となる分割出願に瑕疵があったことが事実認定された結果、判決理由中で原告の特許権は無効であると宣言された結果、第1審の大阪地裁及び控訴審の知財高裁の何れにおいても、原告(控訴人)は全面的に敗訴したのであります。

 原告(控訴人)の敗訴理由の最大のポイントは、分割出願がその客観的要件を満たしていなかった点にあり、その結果、分割出願の効果である、親出願の出願日への遡及効果が認められなかった点にあります。

 その結果、原告(控訴人)の分割出願の出願日は現実に分割出願を提出した日に繰り下がってしまい、既に公開済みの原告(控訴人)自身の原出願の発明に対して進歩性を有さないから権利行使は出来ない(特許法第104条の3)との被告(被控訴人)側からの抗弁事実の主張が、知財高裁第4部の裁判所によって認められてしまいました。

 ここで、特許出願の分割出願の法律要件及び法律効果は、特許法第44条第1項~第6項に規定されております。同条第1項の規定より、「分割出願」とは、二以上の発明を包含する原特許出願(実務では親出願とも言います。)の明細書及び図面の書類に記載されている2以上の発明の一部を親出願から分離した上で、分離した発明について1又は2以上の新たな特許出願をすることを、いいます。

 分割出願は、

 1)原出願が特許法第37条に規定する「発明の単一性」が認められないとの審査結果を受けた際に、当該拒絶理由を解消するために行なわれますし、

 2)審査結果が、一部の請求項に係る発明が拒絶されていないことを示している場合に、拒絶対象の請求項に記載の発明についてはその後の拒絶査定不服審判で争うこととして原出願を係属させる一方で、拒絶対象外の上記一部の請求項記載の発明については、それらの早期の権利化をめざして、これらの発明を分割するために行なわれます。

 更には、3)原出願の明細書及び図面には記載されてはいた発明であるが、原出願の特許請求の範囲の書類中には請求項に係る発明として当該発明の権利化が図られていなかった場合に、改めて当該発明の権利化を求めて分割出願を行なう場合があります。

 更には、4)私自身が実務上たまに行なうテクニックですが、原出願の明細書及び図面には記載されていた発明が、原出願の特許請求の範囲の書類中には、その権利範囲が限定される態様で狭く記載されていたのを受けて、あくまでも下記の客観的要件を満たす範囲内で、上記の限定事項が無い、より広い範囲の構成要件で以って請求項に係る発明を記載して、その様に広く記載される様になった発明を分割出願する場合があります。これは、同時に出願された2以上の同一発明が、一方の出願では他方の出願よりも発明が広く記載されている関係にある場合でも、その逆の関係との公平性の観点から、二重特許禁止の原理の例外として、特許されるとの審査基準の記載を利用した出願戦略であります。

 そこで、分割出願の法律要件を考察してみることにします。

 先ず、主体的要件は、原出願の出願人と分割出願の出願人とが同一であることです。又、時期的要件は、原出願の補正と同時に又は補正期間内に、或いは、所定の期間内に、分割出願を提出することであります。これらの要件は特許法第44条の規定に直載に記載されているため、これらの要件を満たしているか否かの判断を弁理士が誤ることは、考えられません。

 ところが、分割出願の客観的要件は、同条には何等記載されていないのであります。ここで、「客観的要件」とは、分割出願の特許請求の範囲の書類に請求項として記載された発明が、原出願の出願当初の明細書・図面等の書類中に記載されていることであり、「出願日の遡及効」という分割出願の法律効果の観点から逆説的に導かれる重要な要件であります。斯かる客観的要件は、特許出願の補正の要件及び効果との観点・対比から、学説上及び実務上、当然に認められてしかるべき要件であると、解釈されております。

 とは言え、条文上には直載に記載されていない要件であるために、分割出願の書類の作成時に、この要件のチェックが忘れられてしまいがちであり、そのために、原出願の当初の記載範囲を越えて、分割出願用の明細書が記載されてしまうと共に、特許請求の範囲に記載の発明の構成要件も広範囲に拡大記載されてしまうという誤りをおこしてしまいがちであります。

 本控訴の訴訟事件では、原告(控訴人)は、原出願の公開後に、原出願の審査過程におきまして、A発明とB発明とを包含する、より広い範囲の請求項1を作成し、それに併せて原出願の明細書も追加記載した上で、本件特許権の元となる分割出願を行ないました。その内、A発明は明らかに原出願の明細書に開示されていたものですが、B発明は、原出願の明細書には直載には開示されてはいなかったものであり、原出願の明細書中に記載された技術用語をどの様に解釈するかによって、その当否が問題と成り得るものでありました。

知財高裁第4部の裁判所は、

 1)先ず、被告(被控訴人)が実施している製造方法は、原告(控訴人)の本件特許権の技術的範囲に属するとの事実認定をした上で、

 2)次に、本件特許権の元となる分割出願の適法性について検討し、その結果、分割出願の特許請求の範囲の欄に記載された請求項1に係る発明に包含される発明Bは、原出願の当初の明細書等には記載されてはいなかったと判断し得る新規な事項に該当すると事実認定し、j発明Bをも包含する記載形式の請求項1に係る発明の権利化を図る分割出願は、客観的要件を満足していない不適法な出願であったと認定しました。

 3)その上で、裁判所は、分割出願の出願日が現実に本件分割出願を提出した日となるので、本件分割出願に係る本件特許権は、その日までに既に公開されている原出願の明細書等の記載に係る発明より容易に想到されるものであって無効であると認定して、原告(控訴人)の全請求を棄却しました。 

 以上の通り、本事件の判決に鑑みて、分割出願を行なう場合には、くれぐれも、条文には記載されてはいないが、解釈上認められている上記の客観的要件を満足する様に、最大限の注意を払って、分割出願の書類を戦略的に作成することが必要である点が、再認識されました。この要件を満たす適法な分割出願を行な得る様に尽力を尽くすことが、弁理士の腕前の発揮の場であると、言えましょう。

 次回では、地域団体商標か、或いは、未完成発明の話題について、記載する予定です。

以上





   
03.10.2010
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商標登録無効審判の有効審決の取消訴訟「iモード」事件より見る商標の本質
>> 知的財産権
 今日は。 付記弁理士の山本 真一こと、大阪府にある高槻特許商標事務所の経営者弁理士である「ヤマシン」です。

 今回の記事は、話題を変えて、商標権の有効・無効を争う審決取消訴訟事件の、「iモード」事件を扱います。

 今回扱う事件は、目立たない、当事者系の審決取消訴訟事件の一つでありますが、事件の内容は、けったいな(標準語で言えば、ふしぎな、又は、おかしな、という風ですか。)内容です。だけれども、事件の争点から見て、商標権の本質が垣間見られます。

 尚、「当事者系の審決取消訴訟」とは、特許庁の審判官の合議体が、審判請求人からの請求を受けて、特許庁長官が付与した権利(特許権、意匠権、又は商標権)の有効・無効を準司法手続きに則り審理した上で下した審決の結論に不満を有する審判請求人又は審判被請求人の一方が、他方を被告として、知的財産高等裁判所に於いて、当該審決の違法を主張して、当該審決の取消の判決を求める訴訟であります。以上の定義から判る通り、審決を下した張本人である特許庁の審判官の合議体は、訴訟の蚊帳の外であります。原告及び被告が、審判官を外した上で、裁判所に於いて、審判官の合議体が書いた審決書の文言を争うのです。その意味では、本件訴訟は、けったいな行政訴訟でありますが、あくまでも、行政事件の抗告訴訟事件の一種であるとされており、行政訴訟の一種である「当事者訴訟」とは異なるとされております。

 さて、話を本筋に戻しまして、本事件では、原告が個人発明家Xである一方、被告Yは、大企業であります、あの(株)NTTドコモであり、問題となった登録商標があの有名な「iモード」であることから、本事件は「iモード」事件と言えましょうか。

 原告Xは、発明の名称を「数字キーのみを用いて総ての文字・記号を入力することが可能な入力装置とそれを用いたフィルム描写装置」とする日本国特許権及び米国特許権を有する発明家であります。

 そして、原告(審判請求人)Xは、被告(審判被請求人)のNTTドコモが販売する携帯電話機の一機種の機能が原告Xの斯かる特許権を侵害すると主張した上で、

 その様な原告Xの特許権を侵害する携帯電話機の販売を通じて携帯無線電話サービスを提供する被告Yが当該サービスに於いて使用している役務商標権の登録商標「iモード」が公序良俗に反するので、「iモード」の標準文字からなる被告Yの商標権が無効であることを主張して商標登録無効審判を請求しました。

 ところが、特許庁の審判官の合議体は、商標法第4条第1項第7号に規定する「公序良俗を害するおそれがある商標」とは、その構成自体が反社会的で許容できないものの場合であるとの通説的見解に依拠した上で、「iモード」の標準文字からなる本件商標権の構成は公序良俗違反の構成とは言えないと判断して、特許庁長官の名で以って、当該商標権は有効である旨の審決を下しました。

 そこで、原告Xは、これを不服として、(株)NTTドコモを被告Yとする、特許庁の当該審決の取消を求める審決取消訴訟を、代理人をつけることなくX自身自ら訴訟手続きを遂行することで、提起しました。ここで、原告が、登録商標「iモード」が商標法第4条第1項第7号の「公序良俗違反の商標」であると主張する根拠となる規定が、商標法第29条の規定であります。

 ここで、商標法第29条は、商標権と、その出願日前に出願された特許権等の産業財産権やその出願日前に創作されて発生した著作権とが抵触する場合の調整規定であります。

 よくぞや、こんな規定を原告Xが見つけ出してきたなあとは、感心する次第であります。

 と言うのは、商標を実務上専門とする弁理士は当然に覚えて知っている重要な規定でありますが(しばしば実務上問題となるのは、商標権と著作権との抵触の場合であります。)、商標を実務上専門業務としない、例えば特許のみ専門の弁理士にとっては、当該規定を忘れてしまっていると言うのが通常ではないかと思われるからであります。

 さて、商標法第29条は、商標権がその指定商品等についての使用の態様により他人の先の知的財産権と抵触する場合には、あくまでも、商標権が有効であることを前提として、指定商品等の内で抵触する部分についてその使用態様により当該登録商標を使用することが出来ないと規定することで、権利間の調整を図った規定であります。つまり、本条は、当該商標権は有効であるけれども、当該抵触部分の範囲内では当該登録商標を使用することが出来ないですよと、規定するにすぎません。

 従って、仮に、本件の登録商標「iモード」の使用が原告Xの特許権に抵触することがあっても、その使用が限定されるだけにすぎず、商標権自体は有効でありますから、そのこと事体は、本件の登録商標「iモード」の構成が「公序良俗違反」に該当することとは何等結び付かないのであります。

 ここで、商標法第29条が想定している「商標権と特許権との抵触」とは、次の場合に限定されるでありましょう。

 即ち、当該商標権が、その登録商標を構成する標章が「立体的形状」から成る場合(商標法第2条第1項柱書き)である「立体商標権」であり、他方の特許権が物の形状にその技術的特徴を有する場合であります。この様な場合には、当該立体商標権をその指定商品等について使用する場合に、その態様如何によっては、当該特許権を実施することとなってしまい、特許権との抵触が生じ得ます。

 従いまして、登録商標を成す標章が文字や図形や記号やそれらの組み合わせから成る「2次元的」な構成を有する場合には、その様な標章を有する商標権が、当該指定商品等についての使用に於いて、特許権と抵触することは、あり得ないのであります。

 そうすると、原告Xの特許権はいわゆる電気系の発明に関する特許権でありますから、仮に、被告Yが販売する携帯電話機の機能が原告Xの特許権を侵害するものであるとしましても、携帯電話機による無線電話通信の提供に関する指定役務に関して、被告Yが、「2次元的」な構成を有する登録商標「iモード」を、例えばパンフレットやちらし広告等について使用しても、その使用は、原告Xの特許発明を実施するものでは何等ないのであります。

 改めて認識すべき点は、商標とは、ある業務を営む者が競合他社の業務と自己の業務とを識別するために用いる標識にすぎないのであり、その保護目的は市場に於ける公平な競争秩序を保つことにあり、当該業務の提供に関連する商品の機能を保障することではないのであります。

 本件訴訟に於いて、裁判所は、次の通りに判示して、原告Xの全ての主張を退ける請求棄却の判決を下し、当該判決は確定しました。即ち、

 商標が商標法第4条第1項第7号に該当するかどうかは、当該商標の構成等に基づいて判断すべきであり、指定商品又は指定役務に係る製造、販売等の態様が他人の知的財産権等を侵害するかによって判断すべき根拠はない。

 商標法第29条は、・・・、当該商標登録を有効なものとした上で、当該商標の使用を制限することによって、他の知的財産権等との調整を図った規定である。以上の・・・趣旨に照らすならば、商標法第29条に該当する行為がある場合には、当然に商標法第4条第1項第7号に該当するとする原告の主張は、その主張自体失当である。

 本判決の結論及びその理由付けは、全くもって妥当であると、言うべきでありましょう。

本事件を振り返って、改めて、商標とは何か?を考えさせられる事件でありました。

 尚、不思議に思えるのは、何故に、原告は、被告の登録商標「iモード」の無効を主張したのでしょうか? 無効による結果、被告が標章「iモード」の使用が出来なくなっても、原告には、それによって得られる経済的利益がないのであります。その意味では、そもそも、原告には、無効審判を請求するに足りる請求適格が無かったのではないかと思われ、その点を以って、審判合議体は原告Xの審判請求を却下しても良かったのではないか、寧ろ、その方が筋が通っているとも思えます。

 被告Yが販売する携帯電話機の機能が原告Xの特許権を侵害すると主張するならば、寧ろ、原告Xは、特許権侵害の民事訴訟事件を提訴するのが筋ではなかったかと、思われるのであります。

 それらの意味を考慮すると、本件事件は、けったいな事件であると、思えます。

以上



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