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特許・商標・意匠等の産業財産権の申請等、著作権対策や営業秘密に関する話題等、広く知的財産権に関する記事を載せています。また、私が経営する特許商標事務所についてのピーアールも記載しています。
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26.09.2010
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弁理士及び付記弁理士とは何ぞや?その2
>> 知的財産権
 今日は。 付記弁理士の山本 真一こと、若し生存していたならば故マイケル・ジャクソンと同じ年の「ヤマシン」です。大阪府にある高槻特許商標事務所の経営者弁理士であります。

 今回の記事は、弁理士の業務の紹介の第1段です。

 最近では、中小企業等のグローバルな企業活動を強力に支援するという観点及びその需要とのバランスを越える様な弁理士の昨今の大幅な増員への対応からその業務範囲の拡大化を求めるという観点から、従来の業務が出来ることに留まらず、クライアントに対して知財戦略的経営コンサルティングのサービスを提供出来る弁理士が求められております。勿論、如何なる弁理士として活躍するかという弁理士像は、個々の弁理士にとって、様々でありえましょう。

 私自身は、特許、商標、著作権対策、及び不正競争防止法上の営業秘密対策を、業務の4本柱として、知的財産権制度の枠内でクライアントが抱える課題を解決していく課題解決型の弁理士であることを、希求しております。勿論、意匠や実用新案の業務も行ないますが。その様な知的財産権制度の枠内でのコンサルティングの実践を通じて、特許や商標等の出願・中間事件等の従来型の業務をも顧客に提供していく弁理士を目指して活動しております。

 先ず、弁理士法に規定された弁理士の業務には、大別して、1)専権業務(弁理士と弁護士とのみが出来る代理業務です。)と、2)標榜業務(弁理士であることを名乗って出来る代理業務です。)とがあります。

 これらの内で、従来より弁理士が行って来た業務の中核は、何といっても、上記の専権業務に属する、日本国特許庁への出願業務の代理、並びに、東京高等裁判所(現在の知的財産高等裁判所に該当。)及び最高裁判所への審決等取消訴訟の代理でありましょう。

 そして、弁理士が行う出願業務の内で、数に関して一番多いものは、特許出願業務であります。その次が商標登録出願業務であり、こちらの業務も特許出願業務と対極を成す重要な業務と言えましょう。その次に、意匠登録出願業務が位置しており、その次が、今では法改正による無審査制の採用によりその権利としての価値・魅力がすっかり落ちてしまった実用新案登録出願業務であります。

 特許出願業務に関しては、個々の弁理士にも、得意とする技術分野があります。大別すると、電気系、機械系、及び、化学系に分けられます。

 私自身はと言えば、1)大学・大学院で応用物理学を専攻する工学部・工学研究科の学生として物理学・電子工学等の分野を学び、2)卒業後に就職した富士通株式会社の川崎工場に於きまして、通信分野のデバイスの研究・開発・設計を任務とする電気技術者として7年間活躍しましたので、私の弁理士としての専門の技術分野は、電気系及び機械系であると、言えましょうか。

 実際のところ、私自身は、平成3年の弁理士登録後、電気・電子・情報・制御・電気材料・機械&構造・メカトロ・光物理・ソフトウェア・IT・日用品等の広き技術範囲に亘って、内外国の特許庁に対する特許業務を行なってきました。従って、特許業務に関しては、弁理士 山本 真一は、電気系及び機械系の実務経験を有する弁理士と言えるでありましょう。他面、私は、無機化学や有機化学等の純粋な化学・薬学分野、及び、最近では流行りで高収入が期待されるバイオ分野・医学分野に対しては、実務経験は無く、専門外であります。

 従いまして、弁理士に発明の特許出願の代理を依頼されるときには、その弁理士の専門技術分野が何かを、及び、その実務経験年数はどれぐらいかを、先ずもって確認する必要性があります。

 弁理士が拘わる特許出願業務の内容を概要すれば、次の通りとなります。

 1) 先ず、発明の把握&発掘・明細書や特許請求の範囲等の書類の作成を経た上での特許庁へのインターネット出願が、最初の大変重要な業務となります。

 この段階は、例えれば契約書の作成段階と同じで、その後の手続きの流れを決定し得る程の重要な段階であり、弁理士がその専門能力を発揮出来る最初の段階であり、且つ、弁理士の明細書等の作成能力が問われる段階であります。しかも、日本国の特許法は先願主義(早く出願した者の勝ち)を採用しておりますので、如何に早期に特許出願の書類を作成して出願を行なうことが出来るかが、ポイントとなります。ですから、この段階での先行文献の調査の精度は荒くならざるを得ない面があります。

 2) それに引き続く重要な段階は、出願日から数えて3年の期間内に、出願した発明の権利化を図るために審査請求を特許庁に対して行うか否かの判断段階であります。

 特許庁に支払う出願費用は、現時点では、その出願に含まれる請求項の数に関係なく、1万5千円の固定費用でありますが、審査請求に要する審査費用は、請求項の数に依存し、しかも、出願費用に比べて格段に高額となります。従いまして、高額な費用を支払ってまでも、特許出願に係る発明の権利化を図るべきかの判断を、即ち、特許出願に係る発明が、その時点で把握している先行技術文献に対して特許性を具備しているか否かの判断を、この段階で行う必要性があります。この特許性の判断は、その弁理士の中間事件での実務経験の豊富さが問われる段階であります。幸い、中小企業の発明や個人の発明に対しては、その予算の枠内限りではありますが、出願に係る発明の特許性の有無に関連する先行文献の存在の調査を、特許庁がその調査に要する費用を支払った上で、特許庁が指定する調査機関が行なってくれる制度が、特許庁の行政サービスとして存在しております。この制度を利用しない訳はなく、この制度の利用により、関連する先行文献の存在の有無の情報を得て、先行文献が存在する場合には、それと出願に係る発明との特許性に関する対比判断を行なえば、審査請求をすべきか否かの判断を低コストで行うことが出来ます。

 審査請求を行なうべしと判断した場合には、出来れば、調査で分かった先行文献の存在情報と、それとj本願発明との対比説明とを早期審査事情説明書に記載して、早期審査を申し出ることが、得策であります。この早期審査制度もまた、特許庁が中小企業の発明や個人の発明等に対して提供する行政サービスの一貫であり、早期審査の申出が認められるならば、通常ならば、審査請求後、少なくとも1年半は待たなければならない特許庁の審査官の審査結果が、早期審査の申出後の2~3か月程の後に、得られることとなり、早期の権利化を図ることが出来ます。

 3) 次の段階は、審査請求をした後の、特許庁の審査官との間での特許性の有無をめぐる議論の段階、いわゆる中間事件の段階です。

 審査官が出願に係るj発明に特許性があるとの判断に至って特許査定という行政処分を下してくれれば、その後は設定登録料を支払う業務に移行するだけであり、何らの問題は生じません。

 しかしながら、審査官が、出願に係る発明に拒絶理由があると判断して、特許庁より、拒絶理由が記載された拒絶理由通知書が送付される場合にば、審査官と、代理人である弁理士との間で、拒絶理由の妥当性を巡って、攻防が始まります。この拒絶理由通知書に対しては、行政手続法にも反論の機会が保障されている通り、その特別法であります特許法の規定に基づいて、本出願人は、意見書を審査官に提出することが出来、また、必要に応じて、意見書の提出期間内に特許庁長官に対して補正書を提出することが出来ます。この段階では、反論の成功の可否は、中間事件に対する弁理士の実務経験歴が大きくものをいいます。若し、拒絶理由の根拠として、本願よりも先行する技術文献が引用文献として提示されている場合には、当該引用文献に記載されている発明ないしは考案(従来技術)の内容の正確な把握が、弁理士の能力として先ず求められます。

 ア) 若し拒絶理由に合理性があると弁理士が判断して、この弁理士の意見を出願人が受け入れるならば、特許庁に対して応答する必要性はなく、その後には、本出願に対して特許庁長官の名で拒絶査定が行政処分として下され、当該拒絶査定の確定を待って当該手続きが終了します。 

 イ) 他方、本件拒絶理由通知書に提示された拒絶の論理付けに対して合理性が認められないと、弁理士がその能力を発揮して判断し、その見解を本出願人も自認する場合には、弁理士は、出願人を代理して、意見書を提出すると共に、必要に応じて請求項の記載や明細書の記載を変更する補正書を提出することとなります。この段階での請求項や明細書等の補正は、出願時に於ける本願の明細書や図面に於ける開示範囲を超えることが出来ませんので、その意味で、出願段階での明細書等の書類の作成能力が、弁理士に問われることとなります。意見書に於いて如何に説得的に反論を展開出来るか、或いは、補正書に於いて、如何に請求項等を補正して当該拒絶理由を克服出来るかという、この場面は、正に弁理士の能力の発揮場面であります。

 ウ) 弁理士による反論が功を奏する場合には、本件拒絶理由は撤回されることとなります。更に審査が成されて、新たな拒絶理由があると審査官が判断した場合には、更に拒絶理由通知書が送付されて、同様の手続きが展開されることとなります。新たな拒絶理由が無いと審査官が判断した場合には、本願は特許査定されることとなります。

 エ) 弁理士による反論が功を奏さず、拒絶理由が審査官により維持される場合には、特許庁長官の名で以って、本願に対して拒絶査定の行政処分が下されます。この段階では、弁理士が、拒絶査定書に記載された理由を検討することとなります。この段階での判断に於いても、弁理士の中間事件に対する実務経験が求められることとなります。

 若し、拒絶査定書に記載された理由に理が無いと弁理士が判断し、その見解を出願人が受け入れるならば、特許庁内の上級庁である審判部に対して、拒絶査定不服審判を請求することとなります。

 以上までの記載が、特許出願に於ける書類の作成・提出から本願に対する審査部門による審査結果までの手続きの概要であります。

 これらの手続きに対して如何に弁理士が拘わるか、そして、各段階に於いて弁理士が果たす役割の重要性が、ご理解していただけましたでしょうか。

 今回の記載は、審査段階までの紹介として、終了致します。

 次回に於いては、審判段階に於いて果たす弁理士の役割について触れたいと、考えます。

 以上
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